Bruxelles – E’ bastata una lettera o meglio, un suono fonetico, a cambiare il destino dell’azienda di prodotti alimentari e bevande di Singapore, la Future Enterprises, che produce una bevanda dal nome “Maccoffee”. Il prefisso “Mac” ricorda chiaramente un altro nome a tutti noto, quello della società americana McDonald’s, che nel 2008 aveva chiesto la nullità del marchio asiatico per “concorrenza sleale”, per l’indebito vantaggio che la Future Enterprises avrebbe potuto trarre dalla notorietà del marchio McDonald’s.
Dopo anni di contese tra le due aziende, è arrivata la decisione del Tribunale dell’Unione europea, che ha dato ragione alla società americana, riconoscendole la paternità del marchio e quindi anche del suono “Mac” o “Mc”.
La disputa tra i due nasce nel 2008. La società Future Enterprises, di Singapore, aveva chiesto la registrazione del marchio dell’Unione “Maccoffee” per prodotti alimentari e bevande. La richiesta era stata accolta nel 2010 dall’Euipo (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, in precedenza Uami).
Subito dopo McDonald’s aveva chiesto che tale decisione venisse cambiata, annullando la validità del marchio concorrente e sostenendo di aver inventato per prima il suono “Mc”, oggi conosciuto in tutto il mondo. Inoltre, McDonald’s chiedeva che anche altri 12 marchi legati a servizi di fast food contenenti lo stesso suono come prefisso fossero tutelati e considerati come originali.
Nel 2013 l’Euipo aveva dato ragione a Mc Donald’s riconoscendo l’originalità del suo marchio rispetto a quello asiatico, nonché la notorietà e la riconoscibilità che ne conseguono. Tuttavia, la partita tra i due per la paternità del suono “Mac” o “Mc” non era ancora finita. La mossa successiva della Future Enterprises è stata quella di chiedere al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione dell’Euipo del 2012 che dava ragione alla società americana.
Il ping pong tra suoni e diritti si è fermato con la decisione del Tribunale dell’Unione europea di respingere il ricorso della società asiatica, perché l’uso del prefisso costituisce un modo per Maccoffee di trarre indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi di McDonald’s. In questo modo Maccoffee sfrutterebbe, in maniera del tutto gratuita, non solo il nome, ma anche il prestigio e la reputazione guadagnati negli anni dal marchio americano.
Le toghe europee hanno dato ragione a Mc Donald’s, riconoscendo la somiglianza tra i due suoni “mac” e “mc” e anche della stessa struttura morfologica della parola. Sia nel marchio americano che quello asiatico il suono in discussione costituisce un prefisso e serve a costruire altre parole. E’, dunque, reale il rischio che il pubblico di riferimento di Mc Donald’s possa essere tratto in inganno associando tale suono all’altro prodotto Maccoffee e stabilendo erroneamente un nesso con il marchio statunitense.
L’unica differenza che resta tra i due marchi è che Maccoffee offre prodotti alimentari e bevande, mentre Mc Donald’s servizi di fast food, ma è anche vero che alcuni prodotti della società di Singapore, come gelati o panini farciti, costituiscono anche alimenti distribuiti nei fast food McDonald’s.
La partita tra i due marchi si è, quindi, fermata al Tribunale dell’Unione europea con la vittoria di Mc Donald’s, ma alla società asiatica resta ancora la possibilità di impugnare la decisione presso la Corte entro due mesi dalla data di notifica.
